La loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation de l’Entreprise) publiée au Journal officiel du 23 mai 2019, l’Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 puis le Décret d’application n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 sont venus transposer la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.
Cette réforme vient apporter un lot de nouvelles mesures et en particulier :
- La possibilité de déposer de nouveaux types de marques ;
- l’évolution des modalités de dépôt de marques et de leur maintien devant l’INPI ;
- L’ouverture et le renforcement de la procédure d’opposition devant l’INPI ;
- La mise en œuvre d’une procédure de nullité auprès de l’INPI révolutionnant le contentieux des marques ;
- La modification de la procédure en contrefaçon de marque.
Pour en savoir plus :
LES NOUVEAUX TYPES DE MARQUES
i. Du fait de la suppression de l’exigence de représentation graphique dans la loi (nouvel article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle - CPI), il est désormais possible d’enregistrer de nouveaux types de marques et en particulier :
- des marques sonores (type MP3/MP4) ;
- des marques de mouvement (via des fichiers MP4) ;
- des marques animées / multimédia (combinant l’aspect visuel et le son).
L’article 13 de la Directive transposée précise toutefois qu’il est « essentiel d'exiger que le signe puisse être représenté d'une manière claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Un signe devrait donc pouvoir être représenté sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation offre des garanties satisfaisantes à cette fin ».
Il ne s’agit donc pas de déposer de façon aléatoire.
Cette nouvelle typologie de dépôt de marque remporte déjà un certain succès, des demandes pour ces catégories de marques étant actuellement en cours d’enregistrement auprès de l’INPI.
Elle n’a en revanche aucun effet sur les marques olfactives ou gustatives, dans le prolongement de la dernière jurisprudence applicable mettant en avant l’argument de « l’état des techniques » (cf. CJUE Arrêt SIECKMAN, 12 décembre 2012), qui ne reconnaît pas à ce stade une protection des odeurs ou saveurs au titre du droit des marques.
La nouvelle réglementation a par ailleurs modifié les définitions des marques collectives et de garantie - la marque de garantie étant antérieurement dénommée la marque « de certification » - (articles L.715-1 et s. du CPI), afin d’encourager leurs utilisations. L’apport de la réforme est globalement de mieux identifier les champs d’application de ces marques :
- La marque de garantie (article L.715-1 du CPI) est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques sont garantis.
Cette liste des caractéristiques spécifiques est non limitative, ce qui offre une possibilité de dépôts à différents secteurs, notamment dans le cadre du développement de services de paiement en ligne.
Une marque de garantie peut être déposée toute personne physique (il s’agit d’une nouveauté) ou morale y compris une personne morale de droit public, sous réserve que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du même type que ceux qui sont garantis.
- Une marque collective (article L.715-6 du CPI) est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l'utiliser en vertu de son règlement d'usage.
Peut déposer une marque collective toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale (les personnes physiques sont donc désormais exclues) représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public.
Si ces marques répondent à des définitions et régimes différents, elles ont en commun d’imposer l’établissement d’un règlement d’usage, qui doit être publié concomitamment au dépôt et doit désormais contenir certaines mentions obligatoires listées aux nouveaux articles R715-1 et R715-2 du CPI (notamment, la liste des opérateurs économiques concernés par les dépôts, et les sanctions applicables en cas de non respect de ces dispositions).
L’EVOLUTION DES MODALITES DE DEPOT DE MARQUES ET DE LEUR MAINTIEN AUPRES DE L’INPI
Les tarifs de dépôts de marques auprès de l’INPI ont fait l’objet de modifications
L’INPI propose désormais un tarif mono-classe de 190 euros, puis 40 euros par classe supplémentaire.
L’objectif poursuivi par la suppression du forfait antérieur correspondant à 3 classes est de favoriser les dépôts de marques dans les classes les plus pertinentes au regard de l’exploitation envisagée, et de laisser plus de classes à la disposition de futurs déposants (cf. l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l’INPI).
La date de renouvellement d’une marque est modifiée (article R. 712-24 du CPI) :
La déclaration de renouvellement peut désormais intervenir, au plus tôt, 1 an avant le jour de l’expiration de la marque et, au plus tard, dans un délai supplémentaire de 6 mois à compter du lendemain de la date de l’expiration (surtaxe de l’INPI).
Cette nouvelle méthode de calcul ne sera ouverte que pour les marques dont l’échéance de protection est postérieure d’une année à compter de l’entrée en vigueur de l’Ordonnance précitée (11 décembre 2019).
L’OUVERTURE ET LE RENFORCEMENT DE LA PROCEDURE D’OPPOSITION DEVANT L’INPI
Cette évolution est fondamentale en ce qu’elle met en place :
la possibilité d’invoquer de nouveaux droits antérieurs à l’appui de l’opposition (article L.712-4 du CPI) :
Antérieurement, il n’était schématiquement possible de fonder l’opposition que sur (i) une marque antérieure, dont une marque notoire, (i) l’atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, ou encore (iii) l’atteinte à la renommée d’une collectivité territoriale ou une indication géographique dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée.
Cette opposition peut désormais être fondée sur :
- « Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public » ;
- « Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public » ;
- « Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale » ;
- « Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ».
L’opposant aura la faculté d’invoquer plusieurs droits dans une seule et même opposition, sous réserve que les droits antérieurs lui appartiennent.
L’INPI, dont le rôle en matière d’opposition est ici renforcé, appréciera les motifs invoqués, droit par droit ;
Un délai supplémentaire d’un (1) mois suivant l'expiration du délai de 2 mois (à compter de la publication au BOPI) dans lequel l’opposition doit être formée
Ce nouveau délai permet à l’opposant de préciser l’exposé des motifs et ses pièces, sous réserve que celui-ci n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition (article R.712-14 du CPI) ;
Un allongement de la phase contradictoire
L’opposition est désormais scindée en deux phases : une phase d’instruction, pendant laquelle les parties ont la possibilité de faire valoir leurs arguments écrits et oraux (chaque partie bénéficiant au maximum de trois occasions pour présenter ses arguments), et une seconde phase à l’issue de laquelle l’INPI devra rendre sa décision. La durée de la procédure varie ainsi en fonction du nombre d’échanges entre les parties pendant la phase d’instruction, soit au total entre 6 mois et 1 an ;
Un approfondissement de la phase d’appréciation des preuves d’usage
L’opposant doit notamment justifier de l’usage de sa marque pour tous les produits et services visés par la procédure. Cela implique la constitution de dossiers particulièrement fournis par l’opposant, dès la phase de lancement de son opposition ;
la suppression du projet de décision de l’INPI, qui supprime donc la faculté de contestation qui existait auparavant devant cet Office
Tout recours devant la Cour d’appel demeure un recours en annulation et non en reformation, de sorte que le requérant ne peut ni invoquer de nouveaux moyens, ni présenter de nouvelles preuves d’usage. Le débat sur l’usage de la marque antérieure sera donc figé sur les pièces fournies pendant la procédure.
Cette nouvelle procédure d’opposition ne concerne que les marques déposées à compter du lendemain de l’entrée en vigueur de l’Ordonnance de transposition de la Directive soit le 11 décembre 2019.
LA MISE EN ŒUVRE D’UNE NOUVELLE PROCEDURE ADMINISTRATIVE EN NULLITE OU EN DECHEANCE DE MARQUE DEVANT L’INPI (DEPUIS LE 1ER AVRIL 2020)
- Avant de préciser les contours de cette procédure, il faut rappeler que les modifications apportées par cette réforme visent en particulier la détermination des motifs absolus et relatifs de refus et de nullité de marque.
S’agissant des motifs absolus, l’ article L.711-2 du CPI regroupe les motifs « classiques » relatifs à l’exigence de distinctivité, de respect de l’ordre public et des « bonnes mœurs » (cette terminologie n’a pas été reprise dans la loi et est remplacée par: « dont l'usage est légalement interdit ») et y ajoute le motif relatif à la « mauvaise foi » (point 11), ce qui conduira nécessairement à s’interroger davantage sur la genèse du dépôt.
S’agissant des motifs relatifs, ils figurent à l’article L.711-3 du CPI. Les motifs sont désormais élargis de sorte qu’il est notamment possible d’évoquer (i) une marque de renommée en France ou dans l’UE pour des produits ou non identiques ou similaires, (ii) un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale et s’il existe un risque de confusion, (iii) le nom d’une entité publique ou (iv) la marque enregistrée par un agent ou un représentant du titulaire de la marque protégée par un Etat partie à la convention de Paris, sans autorisation du titulaire.
- cette nouvelle procédure en nullité et déchéance devant l’INPI a pour finalité « de déjudiciariser une partie du contentieux technique et d’apurer le registre national des marques ».
Ses apports essentiels portent sur :
la mise en place d’une nouvelle procédure administrative en nullité et déchéance, devant l’INPI, et même d’une compétence exclusive de l’INPI pour certains motifs (Articles L.716-2 à L.716-5 du CPI) :
Depuis le 1er avril 2020, l’INPI est en effet exclusivement compétent pour connaître des demandes fondées (Article L. 716-5 du CPI) :
- à titre principal sur un motif absolu de nullité (article L. 711-2 du CPI) ;
- à titre principal sur un motif relatif de nullité lié aux signes distinctifs et territoriaux (article L. 711-3, 1° à 5°, 9° et 10° du CPI) ;
- sur tous les motifs de déchéance.
Le requérant n’a pas besoin de justifier d’un intérêt à agir devant l’INPI en cas de demande en nullité fondée sur des motifs absolus ou sur une demande en déchéance. Une demande en nullité fondée sur des motifs relatifs doit être présentée par les titulaires de droits antérieurs.
La demande n’est soumise à aucun délai de prescription.
Toutefois, le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré l'usage qui a été fait de bonne foi de la marque postérieure pendant 5 années consécutives ne peut plus en demander la nullité.
Il n’est pas davantage possible de présenter une demande en déchéance contre une marque enregistrée depuis moins de 5 ans.
Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’INPI mettra à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle (à venir).
Les tribunaux judiciaires conservent leur compétence exclusive pour les demandes :
- en nullité, lorsqu’elles sont fondées sur une atteinte à un droit d’auteur, un droit sur les dessins et modèles ou un droit de la personnalité (article L. 711-3, 6° à 8° du CPI) ;
- en nullité et déchéance, quel que soit le motif, lorsqu’elles sont connexes à toute autre demande relevant de leur compétence ;
- en nullité et déchéance, à titre reconventionnel ;
- en nullité et déchéance, quand des mesures probatoires ou provisoires ou conservatoires ont été ordonnées pour faire cesser une atteinte à un droit de marque et que ces mesures sont en cours d’exécution avant une action au fond ;
les caractéristiques du recours contre la décision du Directeur de l’INPI statuant en nullité et déchéance :
Il s’agit d’un recours en réformation devant la Cour d’Appel, qui pourra examiner le litige dans son intégralité en s’alignant sur la procédure d’appel de droit commun (Articles L.411-4 et R.411-19 et s. du CPI).
DE NOUVELLES DISPOSITIONS AU SOUTIEN DE L’ACTION EN CONTREFAÇON
La réforme s’est également attelée à la révision de certaines dispositions relatives à la procédure en contrefaçon de marque.
Les fondements à l’action
L’article L.713-2 du CPI formalise la jurisprudence constance relative à l’ « usage de la marque dans la vie des affaires » :
« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ».
Par ailleurs, les atteintes portées à une marque renommée sont expressément prohibées sous certaines conditions, par l’article L.713-3 du CPI. La sanction est bien la contrefaçon et non plus la responsabilité civile.
Les modalités de l’action
Ce sont désormais les articles L. 716-4 et suivants du CPI qui fixent le cadre de l’action en contrefaçon.
Il faut retenir en particulier une extension de la liste des personnes autorisées à agir. L’action peut en effet être intentée, ce qui constitue un changement majeur, sans l’autorisation du titulaire de la marque, par les licenciés non exclusifs et les personnes habilitées à faire usage d’une marque collective ou de garantie. Le règlement d’usage peut cependant prévoir le contraire pour ce type de marques (article L. 716-4-2 du CPI).
Les fins de non-recevoir sont précisées aux articles L. 716-4-3 à L. 716-4-5 du CPI.
Le point de départ du délai de prescription (5 ans) de l’action en contrefaçon (article L. 716-4-2 du CPI), est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d’exercer l’action.
***
Après de longs mois d’attente, un nouveau dispositif particulièrement dense a vocation à profondément réviser les stratégies de dépôt et de défense des marques, dans un but de modernisation, de rationalisation des procédures et d’harmonisation des droits nationaux avec le droit de l’UE.
De manière générale, cette réforme met au cœur de ses mesures une intervention accrue et parfois même exclusive de l’INPI, avec le souci d’adapter les règles de la propriété industrielle à l’environnement économique et de répondre avec plus de souplesse, y compris financière, aux problématiques posées par le droit des marques, tout en renforçant et en accroissant les droits des titulaires de titres.
Sa mise en application va nécessiter un accompagnement pratique de la part notamment de l’INPI, sur les procédures d’opposition, de nullité et de déchéance.
Certaines de ces procédures ont déjà été lancées depuis leur entrée en vigueur.
Il est précisé que la période actuelle de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 n’a pas pour effet d’empêcher ni le dépôt des marques y compris dans leur nouvelle typologie, ni le lancement des procédures d’opposition, de nullité et de déchéance, mais leur traitement en sera reporté d’autant.
Les évolutions de ces dépôts et procédures sont à suivre dès la sortie de crise.
Romain Waiss-Moreau, Avocat au sein du cabinet LLC, Formateur ELEGIA
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